Uso o Registro: ¿Qué garantiza la protección de una marca?

Puede surgir confusión en cuanto a decidir cuándo registrar una marca, cuándo se otorga la protección o realmente se necesita. Las marcas registradas se registran diariamente en muchos países alrededor del mundo y se han firmado muchos tratados para extender esta protección en todo el mundo. Sin embargo, el tiempo específico para registrarse y la protección cuando se concede es a veces desconocido para el propietario de una marca.

Como es sabido comúnmente, el método más común para la protección de una marca es mediante su registro en el Registro de Marcas. De hecho, la mayoría de los países consideran que la protección de la marca sólo se concede cuando se realiza el registro. Esto le da derecho al propietario de la marca a prohibir a terceros el uso de su propiedad de marca registrada.

Por otro lado, las marcas también están protegidas cuando por su uso han logrado un reconocimiento suficiente en el mercado. Sin embargo, esta es una forma muy débil de proteger una marca y este tipo de reputación tarda muchos años en formarse.

La legislación panameña no es diferente de otros países en la aplicación de los principios antes mencionados. De acuerdo con el artículo 96 de la Ley Núm. 35 de 10 de mayo de 1996, que regula la Propiedad Industrial en la República de Panamá, el derecho a registrar una marca se obtiene por el uso de la misma. El derecho al uso exclusivo del mismo es adquirido por su registro.

El derecho preferente para obtener el registro de una marca en Panamá está sujeto a las siguientes reglas: 1. El derecho preferente para obtener el registro se otorga a la persona que está utilizando la marca desde la fecha más antigua, 2. Cuando la marca es no en uso, el registro se concede a quien presente primero la petición, oa la persona que alega la fecha de prioridad más antigua.

No obstante lo anterior, la Ley 35 señala además que para presentar oposición al uso de una marca por otra persona es necesario haber registrado la marca. Sin embargo, no es necesario que la marca esté registrada para oponerse al registro por otra parte o solicitar su anulación o cancelación, siempre y cuando el oponente pruebe haber utilizado la misma anteriormente. Las personas con derechos respecto a una marca famosa o de renombre podrán oponerse a su uso no autorizado y su registro, así como solicitar la anulación del registro de la marca si ésta ha sido otorgada.

Se ha publicado mucha jurisprudencia sobre las marcas famosas y notorias. Las marcas famosas están protegidas por la Ley Panameña cuando se establece que las marcas que sean idénticas, similares o similares, en el aspecto ortográfico, fonético, visual o conceptual, a otro utilizado, conocido, registrado o marca en proceso por otra persona, distinguen los mismos productos o servicios, de la misma clase o similares a aquellos que se desean proteger con la misma marca, siempre y cuando dicha semejanza o semejanza, de uno a otro sea susceptible de provocar en la mente del público, los errores , confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a dichos productos o servicios, o su origen no puede ser objeto de registro en el Registro de Marcas de Panamá.

La Ley No. 35 también establece que aquellas marcas comerciales que sean iguales o similares a una marca famosa o de renombre, que se aplicarán a cualquier producto o servicio, o los notorios o conocidos, para ser aplicados a productos o servicios determinados de acuerdo al consumidor grupo al que se dirige no son elegibles para el registro. Debido a la confusión que las definiciones mencionadas pueden causar, las últimas tendencias son dividir las marcas famosas y notorias. Si una parte reclama que la marca es notoria, entonces dicha parte debe probar tal condición, las aseveraciones simples no son suficientes en estas materias. Esto será objeto de un siguiente Informe de IP de Panamá.

Volviendo al tema de este Informe de PI, la Ley de Panamá reconoce tanto el uso como el registro de una marca para la protección de la misma. Este hecho fue confirmado en jurisprudencia emitida por la Tercera Corte Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá en el caso de Agua Cristalvs.Aqua Cristalina y diseño. En este caso, el registro de la marca Aguas Cristalinas se opuso por el hecho de que su registro había expirado y en el interino Agua Cristal solicitó su inscripción. Aqua Cristalina y el diseño demostraron que aunque su registro había expirado, han estado en el mercado con el uso continuo de la marca desde 1994. La decisión del tribunal reconoció el valor del uso para la protección de la marca. Si la posición de la corte hubiera sido contraria, la persona que solicita una marca debido a la expiración de una marca anterior en la misma clase, podría considerarse como "free-riding" en el mercado, haciendo uso de la reputación hecha por la marca cuyo registro había caducado. El registro simple de una marca no otorga a la marca el prestigio, el reconocimiento y la preferencia comercial, por lo que la posición de la marca se mantiene aunque el registro pueda caducar.

La jurisprudencia antes mencionada confirma el valor del uso continuado en la protección de una marca, pero definitivamente la mejor manera de asegurar la protección es mediante el registro de la marca en todos los países donde se va a usar la misma.

Gilda Berman de Vilar